O que é caducidade de marca
A caducidade de marca é um processo de extinção de marcas previsto no artigo 142 da Lei de Propriedade Industrial que acontece quando fica provado que o sinal registrado não foi utilizado ou teve seu uso interrompido no prazo investigado ou, ainda, que foi usado com alteração significativa do constante no certificado de registro.
Por exemplo: muitos empresários registram dezenas de nomes no INPI apenas com a finalidade de impedir que a concorrência utilize marcas que possam ser fortes dentro do seu segmento, mas, como o objetivo dessas marcas não é comercializar produtos ou serviços, elas acabam caindo em desuso, ficando disponíveis para que um terceiro as registre.
Há também aquelas marcas nas quais os sinais registrados – como nome ou logomarca – são alterados sem que isso seja notificado ao INPI. Nesses casos, também é possível entrar com um processo de caducidade, já que elas não estão sendo usadas corretamente.
A caducidade também é um recurso muito utilizado diante de situações de uso indevido de marca, que é quando o detentor de um sinal descobre que outra empresa está utilizando um nome ou uma logo igual ou semelhante aos seus. Quando isso acontece, o titular da marca registrada precisa provar que aquela marca é de seu direito.
Caducidade parcial e caducidade de marca coletiva
Enquanto a caducidade total extingue por completo o registro e o direito de uso exclusivo da marca, a caducidade parcial da marca ocorre quando o titular não consegue comprovar o uso da marca em todas as especificações de produtos ou serviços descritos no certificado do INPI.
De acordo com o artigo 144 da LPI, “o uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada”.
Sendo assim, se você registrou sua marca na classificação que designa os produtos de massas e laticínios, mas utilize a marca apenas para comercializar massas, ela pode sofrer com a caducidade parcial, já que esses produtos não guardam nenhuma relação de semelhança entre si.
A LPI também estabelece que a marca coletiva pode ser alvo da caducidade, caso o seu registro não seja utilizado por mais de uma das pessoas autorizadas. Nessa situação, o uso da marca deverá ser comprovado pelos membros legitimados da entidade representada pelo titular e nas condições previstas no regulamento de utilização da marca.
Como acontece a caducidade de marca
A caducidade de marca ocorre por meio da instauração de um processo administrativo. Dessa forma, vale lembrar que, para que seja caracterizada a caducidade de uma marca, é necessário haver um terceiro de boa-fé interessado em obter aquela marca para si, pois o Estado não agirá por iniciativa própria.
De acordo com o INPI, “o requerente do procedimento de caducidade deve justificar o seu legítimo interesse, sob pena de indeferimento da petição da caducidade. Tal justificativa poderá se basear em direitos já adquiridos ou na expectativa de direitos, sempre observado o princípio da especialidade”.
Sendo assim, o terceiro interessado que deseja explorar uma marca que não foi utilizada ou teve o seu uso interrompido por 5 anos consecutivos precisa apresentar argumentos e documentos que provem que a marca pretendida descumpriu a lei durante este período.
Em seguida, o INPI deve analisar o caso seguindo as orientações dispostas nas seções Investigação de uso e comprovação de uso da marca e Desuso por razões legítimas, podendo ser formuladas exigências a fim de tratar possíveis divergências, omissões ou inconsistências.
Caso uma pessoa física ou jurídica peça a caducidade de uma marca, seu titular deve comprovar seu uso em até 60 dias, mostrando que ela foi, de fato, utilizada nos últimos 5 anos. A caducidade pode não ocorrer se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.
No entanto, é somente após a análise do Instituto que decide-se pela declaração ou denegação da caducidade do registro de marca, cabendo recurso para ambas as partes.
Como requerer a caducidade de uma marca
De acordo com o site do Governo, as etapas para a realização desse serviço são:
- Fazer o login no Sistema e-INPI e reunir a documentação necessária para realização de protocolo;
- Emitir e pagar a Guia de Recolhimento da União relativa ao serviço (o custo varia entre R$ 236 e R$ 885);
- Preencher um formulário e peticionar o pedido; e
- Por fim, acompanhar o andamento do processo até a decisão final do INPI.
Como evitar a caducidade da marca
Para evitar que sua marca fique caduca antes mesmo de ter seu registro vencido (o registro de marca tem validade de 10 anos prorrogáveis), é necessário utilizá-la da maneira legal e devida, comprovando seu uso regular. Mas, além disso, também é fundamental assegurar um monitoramento integral da sua marca no INPI, inclusive depois da concessão do registro.
Outra opção para evitar que sua marca fique caduca é “emprestá-la” para um terceiro (que vá de fato utilizá-la!) por meio de um contrato de licenciamento de marca, pois dessa forma você consegue manter o seu registro ativo no INPI.
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