O uso de sinais idênticos ou semelhantes – de forma proposital ou não – por diferentes empresas é mais comum do que se imagina e é justamente por isso que, frequentemente, detentores de um negócio têm buscado saber como recuperar uma marca depois de outra pessoa tê-la registrado.
De acordo com a Lei de Propriedade Industrial, a prioridade no registro da marca é dada para quem o solicita primeiro no INPI. No entanto, existe uma exceção: o direito de precedência. Caso você utilize a sua marca há pelo menos 6 meses do pedido do seu concorrente, você ainda pode conseguir seu registro.
Por exemplo: existem as empresas X e Y. A empresa X utiliza uma marca e, somente depois de alguns meses, decide registrá-la. Neste mesmo período, a empresa Y deposita um pedido de registro para a mesma marca. Diante disso, o direito de precedência aplica-se caso a empresa X consiga comprovar que utiliza a mesma há pelo menos seis meses antes da data do pedido da empresa Y. Para isso, a empresa X precisará depositar seu próprio pedido de registro apresentando também uma oposição ao pedido da empresa Y.
Por isso, se você é empresário(a) e descobriu que uma marca igual a sua foi ou está sendo registrada no INPI, fique calmo(a)! É possível, sim, reverter a situação e garantir o uso exclusivo do seu sinal. Veja abaixo como proceder.
No que você deve prestar atenção
Em qual classificação a marca está registrada
O INPI conta, atualmente, com uma lista de 45 classificações para produtos e serviços, sendo que registrar marcas idênticas é possível apenas em casos nos quais elas não pertençam ao mesmo setor e não exerçam a mesma atividade. Sendo assim, se a marca registrada por terceiro for do setor alimentício e você comercializa roupas, você ainda poderá registrar a sua sem enfrentar problemas.
Se a marca possui exclusividade nominativa
Algumas marcas são chamadas de “marcas fracas” por levarem nomes com utilização de expressões comuns como “Rei do…” (Rei do Óleo, Rei da Picanha), por exemplo, o que faz com que o INPI conceda um registro sem exclusividade nominativa para negócios desse tipo. Nesses casos, qualquer pessoa pode copiar livremente o elemento nominativo, desde que altere substancialmente o logotipo. Por isso, se o nome da sua marca leva uma expressão comum, você provavelmente ainda poderá registrá-la, mesmo havendo outras iguais.
Formas de recuperar uma marca
Entrando com uma oposição, caso o processo de registro esteja em andamento
Se o certificado de registro ainda não foi concedido pelo INPI e o pedido de registro encontra-se em análise pelo Instituto, você pode entrar com uma oposição. Para isso, é preciso fazer a solicitação dentro do prazo de 60 dias após a publicação do pedido na Revista da Propriedade Industrial (RPI). No entanto, vale lembrar que uma oposição não significa que o registro será indeferido, mas que o INPI irá analisar os seus argumentos e documentos em relação ao caso.
Entrando com um processo administrativo de nulidade (PAN)
Caso o INPI já tenha deferido o pedido e a marca igual a sua já esteja registrada, você pode entrar com um processo administrativo de nulidade. O PAN é um recurso utilizado para questionar o registro concedido à uma marca pelo INPI. No entanto, você tem até 180 dias após o deferimento do pedido para apresentar provas e argumentos que deixem clara a impossibilidade da permanência do registro da marca. Caberá ao INPI analisar sua solicitação, que pode ou não ser aceita.
Entrando com um processo judicial
A Lei de Propriedade Industrial prevê que, além do processo administrativo de nulidade, exista também a possibilidade de ação judicial de nulidade, que pode ocorrer em até 5 anos após a concessão do registro de uma marca. Neste caso, a ação é julgada pela Justiça Federal e o INPI é citado para compor o polo passivo da ação, podendo, posteriormente, passar a integrar o polo ativo, caso julgue que a parte autora tem razão em seu pedido.
Solicitando a caducidade da marca
A caducidade é um processo de extinção da marca previsto no artigo 142 da LPI e acontece quando fica provado que o sinal registrado não foi utilizado no país ou teve seu uso interrompido no prazo investigado ou, ainda, que foi usado com alteração significativa do constante no certificado de registro. Porém, você só poderá solicitar a caducidade de uma marca 5 anos após a concessão do seu registro. O titular tem o direito de se defender, mas se ficar provado que a marca não está sendo utilizada, ela é extinta e fica disponível para um novo registro.
Solicitando a transferência de titularidade
Uma possibilidade mais amigável é entrar em contato com o titular da marca já registrada e questioná-lo sobre seu interesse em manter o registro. Caso ele não demonstre vontade, vocês podem negociar a transferência da titularidade da marca, já que isso garante também a transferências dos direitos sobre ela.
Para facilitar qualquer um desses processos e aumentar as chances de recuperar a sua marca, a ajuda de um advogado especializado é fundamental. A Move On é uma empresa de registro de marcas que conta com profissionais experientes e prontos para te ajudar diante da perda de uma marca.
Além disso, você não pode se esquecer do mais importante: registrar a sua marca. Ignorar a importância do certificado do INPI é um grande erro, pois somente ele evita situações como a perda de uma marca para terceiro. Não corra riscos desnecessários, preze pela segurança de seu negócio.
